東吳大學法律學系助理教授  章忠信

長榮王子張國煒成立「星宇投資公司」，準備大展鴻圖，未料2017年5月、8月間向經濟部智慧財產局申請註冊「星宇航空」中、英文商標及公司Logo時，才發現「星宇」二字於2016年底已由台中松霖旅行社有限公司註冊取得商標權。為了確保自己申請的商標不致被核駁，「星宇投資公司」乃先向智慧局對松霖旅行社有限公司的「星宇」註冊商標提出異議。

雖然商標法對於商標是採任意註冊主義，並沒有強制規定應先申請商標權，才能使用商標，但產業開創之初，還是應該先申請商標權註冊獲准，再行正式使用，才是正辦，主要是要取得商標專用權，排除他人使用相同或近似的標識，此外，也是要讓智慧局透過註冊程序，確認自己將要作為商標使用的標識，沒有與他人已申請或註冊之商標相同或近似，不會造成侵害他人商標權。

商標法對於商標註冊有很多不准的理由，如果智慧局的商標審查官不察或事實上不可期待發現不准註冊之事實，竟准予註冊公告，任何人都可以自商標註冊公告日後三個月內提出異議，由智慧局審查其理由，決定是否撤銷註冊公告；若已逾越註冊公告日後三個月異議期間，利害關係人或審查人員得申請或提請評定，由智慧局評定是否撤銷註冊公告。

在商標法不准註冊的理由中，有兩個規範是禁止惡意搶註他人沒有註冊的商標。一個規範在第30條第1項第11款，禁止與他人沒有註冊的著名商標相同或近似，有導致相關公眾混淆誤認之虞的情形；一個規範在規範在第30條第1項第12款，對於因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人先使用之未註冊商標存在，意圖仿襲而以相同或近似商標申請註冊的情形。

不過，商標之使用，依據商標法第5條規定，必須是「為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標」，包括「一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。」如果僅是召開記者會，宣布要使用某一標識維經營品牌，算不算是「商標之使用」，就很有爭議了。

本案「星宇投資公司」主張，張國煒在2016年11月30日對外表示要成立「星宇航空」，經國內各大媒體報導後，松霖旅行社有限公司立即在12月2日將「星宇」兩字申請商標註冊，並指定使用在第39類的「觀光旅遊、運輸服務」及第43類的「機場內貴賓室」，顯然是惡意搶註，應該符合第30條第1項第12款不該准予註冊之情形，由於智慧局已在2017年8月1日核准公告松霖旅行社有限公司的「星宇」商標註冊，「星宇投資公司」還來得及在三個月內提出異議。

松霖旅行社有限公司是不是惡意搶註「星宇」商標，而張國煒僅是先透過媒體宣告要成立「星宇航空」，算不算是「使用」了「星宇航空」這個商標，這些都要經過智慧局審查「星宇投資公司」所提出的理由及松霖旅行社有限公司的答辯說法，據以決定是否撤銷松霖旅行社有限公司的「星宇」註冊公告。不過，企業經營者在決定使用特定標識為商標時，如果不及完成商標註冊程序，取得商標專用權，至少也應先提出商標註冊申請，再對外界公布。

在此之前，這項決定應該列為公司重要營業秘密加以保密，不該任意洩漏，否則，有心人搶先一步提出申請註冊，取得申請日在前的優勢，後申請的人就不能再申請或使用相同或近似的標識為商標，以免構成侵害商標權。即使要透過異議或評定程序，撤銷他人惡意搶註商標權，也是曠日廢時，影響商業布局及推動。

長榮王子的再起，事先沒有尋求智慧財產權專業協助，初始就吃了悶虧，事後要補救總是很辛苦的。